MARKENRECHT – Verfallsverfahren in Frankreich – Ein Jahr nach der Reform

MARKENRECHT – Verfallsverfahren in Frankreich – Ein Jahr nach der Reform

Seit dem 1. April 2020 ist ein neues Markenverfallsverfahren beim französischen Markenamt (INPI) eingeführt worden. Dieses Verfahren kann nun von allen Beteiligten direkt beim INPI eingereicht werden, während man vorher vor Gericht gehen musste.

Eine Marke kann nur durch eine Entscheidung des Direktors des INPI für verfallen erklärt werden:

• wenn der Markeninhaber diese während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht ernsthaft für die Waren oder Dienstleistungen benutzt hat, für die die Marke eingetragen ist, oder;
• wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung geworden ist, für die sie eingetragen wurde, oder;
• wenn die Marke geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen irrezuführen.

Das INPI hat im ersten Jahr nach der Reform etwa dreißig Entscheidungen über Verfallsverfahren getroffen. Das Amt entscheidet über den Antrag auf Erklärung des Verfalls einer Marke nach einem kontradiktorischen Verfahren, das eine Untersuchungsphase einschließt.

Unsere Rechtstipps für Markeninhaber 

Stellen Sie sicher, dass Sie Nachweise für die ernsthafte Benutzung Ihrer Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, ab dem Tag der Eintragung und solange die Marke aktiv bleibt, sammeln und aufbewahren.

Insofern ist der Begriff der ernsthaften Benutzung von zentraler Bedeutung. In einer Entscheidung vom 15. März 2021 hat das INPI erklärt, dass die ernsthafte Benutzung einer Marke „nicht durch Wahrscheinlichkeiten oder Vermutungen bewiesen werden kann, sondern auf konkreten und objektiven Elementen beruhen muss, die eine tatsächliche und ausreichende Benutzung der Marke auf dem betreffenden Markt belegen“.

Die ernsthafte Benutzung muss in Frankreich stattfinden, und das INPI führt eine detaillierte Analyse der Elemente durch, die als Nachweis für die ernsthafte Benutzung der angefochtenen Marke vorgelegt werden, wie z. B. der relevante Zeitraum, der Ort der Benutzung, die Art und der Umfang dieser Benutzung sowie das Vorhandensein angemessener Gründe für die Nichtbenutzung.

Unsere Rechtstipps für Interessenvertreter der die Erklärung auf Verfall einer Marke beantragen möchte

Stellen Sie sicher, dass das Eintragungsverfahren der Marke, die Sie für verfallen erklären lassen wollen, seit mehr als fünf Jahren vollständig abgeschlossen ist, bevor Sie einen Antrag auf Verfall stellen.

Diese Schönfrist von fünf Jahren muss von jedem Beteiligten, der den Verfall einer Marke beantragen möchte, sehr sorgfältig bedacht werden, da die Zulässigkeit der Antrag teilweise davon abhängt.

Eine Marke kann während eines Zeitraums von fünf Jahren, der frühestens mit dem Eintragungsdatum beginnt, nicht für verfallen erklärt werden. Während dieses Zeitraums ist der Inhaber einer Marke gegen einen Antrag auf Verfall seiner Marke geschützt.

In einer Entscheidung vom 3. März 2021 hat das INPI jedoch folgerichtig entschieden, dass der Beginn der Fünfjahresfrist für eine internationale Marke, mit Benennung von Frankreich, nicht das Eintragungsdatum (7. Dezember 2015) ist, sondern vier Monate nach der Veröffentlichung der Benennung dieser Marke für Frankreich in der WIPO Gazette (16. Mai 2016).

Der am 13. Dezember 2020 gestellte Antrag auf Erklärung des Verfalls der Marke wurde daher als unzulässig zurückgewiesen, so dass dem glücklichen Markeninhaber genügend Zeit blieb, seine Marke ernsthaft zu benutzen und sie vor dem Verfall zu retten.

Kostenerstattung

Der obsiegenden Partei könnte vom INPI ein Höchstbetrag von € 600 für die schriftliche Phase, € 100 für die mündliche Phase, falls vorhanden, und € 500 für die Vertretungskosten zugestanden werden. Im Falle einer teilweisen Verfallserklärung der Marke tragen die Parteien ihre jeweiligen Kosten.

Das neue Verfallsverfahren führt in den meisten Fällen erfolgreich zu einer Verfallserklärung ohne kontradiktorisches Verfahren, weil die Markeninhaber in der Regel nicht reagieren. Die Ziele der Markenrechtsreform, das Markenregister zu entlasten und das Markenverfahren zu erleichtern, scheinen erreicht worden zu sein.