Eine Markenverletzung durch unberechtigte Nutzung zieht in der Regel eine berechtigte Abmahnung nach sich, in welcher die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung verlangt wird. Mit Unterzeichnung der Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung kommt ein Vertrag zustande. Wird die betroffene Marke dann erneut verletzt, stellt dies eine Vertragsverletzung dar, für die der Markeninhaber/Rechteinhaber die versprochene Vertragsstrafe verlangen darf. Dies ist der Normalfall.
Vertragsstrafe trotz Markenlöschung?
Wie verhält es sich aber mit der Vertragsstrafe, wenn gegen eine Unterlassungserklärung verstoßen wird, es wegen dieser (neuerlichen) Markenverletzung zu einem Rechtsstreit kommt und während des Rechtsstreits die Marke, um deren Nutzung es in der Unterlassungserklärung geht, gelöscht wurde? Liegt dann überhaupt noch eine Markenverletzung vor, für die eine Vertragsstrafe verlangt werden kann?
Die Antwort auf diese nicht ganz alltägliche Konstellation gab jüngst das OLG Karlsruhe, Urteil vom 07.05.2012, Az. 6 U 187/10.
Die Klägerin war Inhaberin einer Wortmarke, die für Geräte für die Physiotherapie und für physiotherapeutische Behandlungen Schutz beanspruchte.
Im April 2012 wurde diese Marke vom Deutschen Paten- und Markenamt (DPMA) allerdings gelöscht, da sie als „glatt beschreibend" gewertet wurde und ihr somit ein absolutes Schutzhindernisse (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) entgegen stand.
Im August 2009 hatte der Beklagte die zu dem Zeitpunkt noch in Kraft stehende Marke verletzt und dementsprechend eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben, in welcher er für jeden weiteren Verstoß die Zahlung einer Vertragsstrafe versprach.
Unterlassungserklärung mit auflösender Bedingung
Der Beklagte verpflichtete sich dazu:
„es bei Meidung einer für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Vertragsstrafe von 5.100,00 Euro, es zu unterlassen, die Bezeichnung ‚physiomobil, physio mobil oder physio mobil' für physiotherapeutische Behandlung zu benutzen oder Dritte zur Benutzung zu veranlassen, insbesondere durch Lizenzvergabe. Das soll nur so lange gelten, „wie es sich bei diesen Begriffen für Frau W.-S. um markenrechtliche Begriffe handelt".
Neuer Markenverstoß - Wiederholungsgefahr lebt wieder auf - neue Unterlassungserklärung
Trotz der zuvor abgegebenen Unterlassungserklärung kam es im Februar 2010 zu weiteren Markenverletzungen. Der Beklagte hatte die zu unterlassende Bezeichnung „Physiomobil" nämlich für seine Unternehmen genutzt, so dass diese Bezeichnung weiterhin an sieben verschieden Stellen im Internet auffindbar.
Die Klägerin, die darin ein Wiederaufleben der Wiederholungsgefahr sah, mahnte den Beklagten erneut ab und verlangte die Abgabe einer weiteren Unterlassungserklärung.
Zudem vertrat sie die Meinung, dass wegen dieser sieben Verstöße die versprochene Vertragsstrafe verlangt werden könne. Über eine sogenannte Teilklage beanspruchte die Klägerin daher 7000,- Euro, da sie pro Verstoß zunächst nur 1000,- Euro geltend machte. Die Erstattung der Abmahnkosten verlangte sie zusätzlich.
Der Beklagte meinte für die Zeichennutzung im Internet nicht verantwortlich zu sein, und dass ihn auch keine Verpflichtung getroffen habe, die Zeichennutzung im Internet zu verhindern.
In dem darauf geführten Rechtsstreit unterlag der Beklagte nahezu vollständig.
Das Landgericht sah in der neuerlichen Zeichenverwendung im Internet Verstöße gegen die vertragliche Unterlassungspflicht und stellte dazu fest, dass der Beklagte zumutbare Anstrengungen nicht unternommen habe, solche (weiteren) Verstöße zu vermeiden.
Im weiteren Verlauf wendete sich die Sache allerdings zu Gunsten des Beklagten.
Die Marke der Klägerin wurde während des Berufungsverfahrens nämlich gelöscht.
Auch nach Auffassung des OLG lag nach dem Sachstand der 1. Instanz ein Unterlassungsanspruch der Klägerin vor.
„Bis zur rechtskräftigen Löschung der Marke der Klägerin war der auf die Marke gestützte Unterlassungsanspruch und damit die Geschäftsgrundlage des Unterlassungsvertrages jedoch nicht entfallen, so dass ein Kündigungsgrund nicht bestand." ....
„Mit der Bestimmung: „Dies gilt nur solange, wie es sich bei diesen Begriffen [physiomobil etc.] für Frau W.-S. um markenrechtliche Begriffe handelt." haben die Parteien, wie sie nachträglich klargestellt haben, den Unterlassungsvertrag unter die auflösende Bedingung gestellt, dass die Klägerin „ein Markenrecht ‚physiomobil' hat" (vgl. Anlagen K2, K3), d.h. dass der Klägerin die mit der Abmahnung geltend gemachte Marke „physiomobil" zusteht. Auch insoweit gilt, dass im Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung erster Instanz die auflösende Bedingung noch nicht eingetreten war, denn die Löschung der Marke ist erst nach diesem Zeitpunkt erfolgt.
Weiter stellte das OLG dazu fest:
Im Streitfall wurde die Unterlassungserklärung als Reaktion auf den Vorwurf der Markenverletzung abgegeben. Das Versprechen, die Benutzung der Bezeichnung ‚physiomobil' etc. für physiotherapeutische Behandlungen zu unterlassen, richtet sich deshalb auf eine Benutzungsform, die eine (zumindest auch) markenrechtliche Verwendung darstellt." ...
„Die Klägerin muss sich also nunmehr - ohne dass es weiterer Feststellungen oder Wertungen bedürfte - so behandeln lassen, als hätte sie die Rechte aus der Marke nie erlangt. Damit hätte auch von Anfang an kein durchsetzbarer markenrechtlicher Unterlassungsanspruch bestanden, der durch einen strafbewehrten Unterlassungsvertrag hätte gesichert werden können. Nach der Wertung, die der zitierten Entscheidung des Bundesgerichtshofs zugrunde liegt, muss sich die Klägerin, wenn sie nunmehr den Anspruch auf Zahlung der Vertragsstrafe durchsetzen will, den Einwand des Rechtsmissbrauchs entgegenhalten lassen."
Quelle: OLG Karlsruhe - http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/
Inhalt einer Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung
Wird eine Abmahnung wegen der Verletzung von Markenrechten und/oder Rechten an Unternehmenskennzeichen (Name, Firma, Domain) ausgesprochen, wird die vorformulierte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung oftmals gleich mitgeliefert.
Ohnehin sollte eine solche Erklärung nie ungeprüft unterzeichnet werden.
Ist die Sach- und Rechtslage eindeutig und somit die Abgabe einer Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung erforderlich, dann sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass diese Erklärung auch sorgfältig formuliert wird.
Auflösende Bedingung sinnvoll?
Juristisch versteht man unter dem Begriff „Bedingung" einen Umstand, der nach dem Willen der Vertragsparteien die rechtlichen Wirkungen eines Geschäfts von einem möglichen zukünftigen Ereignis abhängig machen soll.
Der Beklagte des obigen Verfahrens hatte sich nur unter der Bedingung, dass das Markenrecht besteht, verpflichtet, im Verletzungsfall eine Vertragsstrafe zu zahlen.
Es handelt sich daher um eine sogenannte auflösende Bedingung, die rechtliche Konsequenzen an das künftige Fortbestehen des Markenrechts knüpft.
Wie in obigem OLG-Urteil festgestellt wurde, führte die Löschung der Marke zum Eintritt der vereinbarten auflösenden Bedingung. Dies wiederum führte dazu, dass der ehemaligen Markeninhaberin rückwirkend keinerlei Rechte aus der Marke mehr zustanden und somit auch keine Vertragsstrafe mehr verlangt werden konnte.
Die Verpflichtung zur künftigen Unterlassung z. B. von bestehenden Markenrechten (Eintragung) abhängig zu machen, sollte daher - gerade bei nicht allzu „unterscheidungskräftigen/starken" Marken/Bezeichnungen - ebenso in der Erklärung enthalten sein, wie auch das Versprechen einer Vertragsstrafe nach dem sogenannten „Hamburger Brauch".
Hamburger Brauch
Ist eine Unterlassungserklärung abzugeben, bedeutet dies nicht, dass dafür die mitgeschickte vorformulierte Erklärung gewählt werden muss.
Vorformulierte Unterlassungserklärungen sind nämlich aus „Verletzer-Sicht" meistens ungünstig, da sie u. a. oftmals bereits bezifferte Vertragsstrafen enthalten.
Dem Rechteinhaber für den Fall einer weiteren Markenverletzung (gilt übrigens auch für Urheberrechte, Designs etc.) eine bezifferte Vertragsstrafe zu versprechen ist nicht erforderlich, um dem Erfordernis einer ausreichenden strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung zu genügen.
Ausreichend ist bereits eine Erklärung nach dem „Hamburger Brauch".
Beim Hamburger Brauch wird für den Verletzungsfall kein Betrag für die Höhe einer zu zahlenden Vertragsstrafe genannt, sondern deren Höhe in das Ermessen des Rechteinhabers gestellt, wobei die dann vom Rechteinhaber geforderte Vertragsstrafe wiederum vom zuständigen Gericht überprüft werden kann, falls der Verletzer die Vertragsstrafe für zu hoch angesetzt hält.
Haben Sie Fragen zu Unterlassungserklärungen, die Sie in der Vergangenheit abgegeben haben? Oder benötigen Sie Unterstützung wegen einer Markenverletzung? Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Gern stehe ich Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
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