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Darf eine fremde Marke in der eigenen Firma stehen?

Rechtstipp vom 03.08.2017
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Rechtstipp vom 03.08.2017
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Die eigene Firma ist das Aushängeschild jedes Unternehmens. Um sich vor Nachahmern zu schützen, kommen verschiedene Möglichkeiten in Betracht. Eine davon ist der Schutz der Firma als Marke. Wird die Marke dann von der Konkurrenz ohne Lizenz oder sonstige Berechtigung genutzt, kann dies kostenpflichtig abgemahnt werden.

Umgekehrt müssen Unternehmen allerdings auch darauf achten, selbst keine fremden Marken zu verletzen, da sie ansonsten eine Abmahnung vom Markeninhaber erhalten können. Gerade für Start-ups kann dies zu erheblichen finanziellen Auswirkungen führen. Was aber tun bei einer Abmahnung? Unterlassungserklärung abgeben und gut?

Hintergrund

Grundsätzlich sollte eine Abmahnung niemals ignoriert werden. Auch dann nicht, wenn sie unberechtigt erfolgt. Denn ohne Reaktion ist mit einer einstweiligen Verfügung oder einer gerichtlichen Auseinandersetzung zu rechnen.

Ist die Abmahnung wegen Verletzung von fremden Marken hingegen rechtmäßig erfolgt, sollte zur Vermeidung eines gerichtlichen Verfahrens eine sogenannte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abgegeben werden.

Achtung: Die der Abmahnung meist beigefügte vorformulierte Unterlassungserklärung sollte in keinem Fall ungeprüft unterschrieben und abgeschickt werden. Diese sind oftmals zu weit gefasst. Es sollte bei einer berechtigten Abmahnung vielmehr eine modifizierte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abgeben werden.

Was heißt das genau?

In einer modifizierten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung wird die Zahlung einer Vertragsstrafe versprochen, wenn man erneut gegen die fremden Markenrechte verstößt.

Hierbei kann entweder eine fixe Summe angegeben oder die Vertragsstrafe in Form des sogenannten Hamburger Modells vereinbart werden.

Achtung: Um nicht gegen die Unterlassungserklärung zu verstoßen, muss die Marke nicht nur von der eigenen Homepage gelöscht und von den Geschäftspapieren etc. entfernt werden. Der überwiegende Teil der Rechtsprechung verlangt darüber hinaus auch ein aktives Bemühen zur Löschung zumindest aus den gängigen Suchmaschinen wie Google oder Verzeichnissen.

Hierzu ein Beispiel: In der Firma eines Unternehmens war der Bestandteil „Eigentum Haus & Grund“ enthalten. Die Marke „Haus & Grund“ war allerdings durch eine andere Inhaberin geschützt, die in der Verwendung des Firmenbestandteils eine Verletzung ihrer Marke sah und den Verstoß abmahnen ließ. Hierbei forderte die Markeninhaberin den Unternehmer zugleich auch zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung auf. Die Vertragsstrafe war mit 25.000 € für jeden Fall der Zuwiderhandlung fix vorgesehen.

Das Unternehmen gab die Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung ab, ohne aber die Bezeichnung aus unterschiedlichen Onlineportalen, wie gelbeseiten.de, 118800.com, oder stadtbranchenbuch.com, zu löschen. Zudem war das Unternehmen mit der Bezeichnung auch weiterhin bei Google Maps zu finden.

Die Markeninhaberin verlangte daraufhin die Vertragsstrafe, was das Unternehmen wiederum verweigerte, da es für die Eintragungen in den Portalen nicht verantwortlich und zudem die fixe Vertragsstrafe zu hoch und ohnehin unwirksam sei.

Die Entscheidung

Der BGH (Az. I ZR 77/13) folgte der Argumentation des Unternehmens nicht. Die Vertragsstrafe war aufgrund des Verstoßes gegen die Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung verwirkt.

Zwar habe das Unternehmen die Eintragungen nicht selbst in Auftrag gegeben und die Portalbetreiber waren auch nicht als Erfüllungsgehilfen des Unternehmens anzusehen, für die es hätte einstehen müssen.

Gleichwohl müsse der Unternehmen die Vertragsstrafe zahlen, da er sich noch nicht einmal aktiv um die Löschung bemüht habe. Er hätte zumindest die Betreiber der Portale (nachweislich) zur Löschung der Firma mit der fremden Marke auffordern bzw. diese über den Sachverhalt informieren müssen. Der Unternehmer müsse davon ausgehen, dass die Firma mit der fremden Marke zumindest von den bekannten Diensten wie Google Maps oder aber gelbeseiten.de übernommen werde, sodass er auf die Löschung hätte hinwirken müssen. Das hatte er vorliegend jedoch nicht getan.

Der BGH sah auch die Höhe der Vertragsstrafe nicht als unwirksam an. Denn bei Verstößen gegen fremde Marken oder Kennzeichenrechten sind solche Vertragsstrafen nicht unüblich und auch nicht unverhältnismäßig.

Fazit

Werden durch die eigene Firma fremde Marken oder andere Kennzeichenrechte verletzt, drohen kostenpflichtige Abmahnungen. Zur Vermeidung einer gerichtlichen Auseinandersetzung sollte außergerichtlich eine (modifizierte) Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abgegeben werden.

Des Weiteren sollte schon vor der Abgabe aktiv und nachweisbar die Löschung der fremden Marke sowohl auf der eigenen Homepage als auch bei gängigen Onlineportalen betrieben werden.

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung

Rechtsanwältin Anna Rehfeldt, LL.M


Rechtstipp aus den Rechtsgebieten Gewerblicher Rechtsschutz, Markenrecht, Wettbewerbsrecht

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