Die 10 wichtigsten Tips, wenn Sie eine Software- oder AI/ML-Erfindung patentieren wollen

Wir leben in einer Ära der digitalen Transformation, in der sich die Innovation in einem noch nie dagewesenen Tempo beschleunigt. Angeführt von der ICT-Branche und den Technologien der  Informatik, Telekommunikation, künstliche Intelligenz und dem 4IR-Bereich verändert diese Revolution unser Leben sowie die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, grundlegend. Im Mittelpunkt dieses Wandels steht die Software.

Die Aufgabe, diese digitalen Erfindungen rechtlich abzusichern, stellt jedoch eine besondere Herausforderung dar. Anders als das Urheberrecht bieten Patente einen wirksamen Schutz für Software-Erfindungen, wenn man weiß, was zu tun ist. 

Vor diesem Hintergrund haben wir auf der Grundlage der Prüfungsrichtlinien des EPA diesen Bericht über die Prüfungspraxis des Europäischen Patentamts bei Software- und KI-Erfindungen sorgfältig zusammengestellt.

Unser Ziel ist es nicht nur, Einblicke in die Vorgehensweise des EPA bei der Patentierung von Software und KI/4IR zu geben, sondern auch Erfindern, Mandanten und In-House-Patentanwalten bei der Ausarbeitung von Patentanmeldungen zu helfen, die optimal auf ein reibungsloses und erfolgreiches Prüfungsverfahren beim EPA vorbereitet sind.

Als Vorgeschmack zu diesem Bericht seien die 10 wichtigsten Tips als Memo zusammengefasst:  

Prüfung von Computer-Implementierten Erfindungen    

Patentierbarkeit von Software                           

1.   Das EPA geht bei der Prüfung von Erfindungen nach dem sogenannten Zwei-Hürden-Ansatz vor: Die erste Hürde: Fällt die Erfindung  unter die Patentierungsausschlüsse des Art. 52 (2) , (3) EPÜ, weil sie ein Computerprogramm oder ein mathematisches Verfahren  "als solches" ist?  Falls nicht, stellt sich die zweite Hürde:  Ist die technische Lehre neu und erfinderisch gemäß dem COMVIC-Ansatz?

Technizität, Mathematik, KI, Software 

2.     Mathematische Verfahren sind patentierbar, wenn sie ein technisches Problem mit technischen Mitteln lösen. Dies ist dann der Fall, wenn die beanspruchte Lehre (i.) eine technische Anwendung oder (ii.) eine technische Implementierung ist.  

3.    Künstliche Intelligenz / Maschninelles Lernen wird  als mathematisches Verfahren behandelt. Auch hier muss eine technische Anwendung oder Implementierung beansprucht werden, die über die reine Datenanalyse oder -klassifizierung hinausgeht und ein technisches Problem löst.

4.    Software ist patentierbar, wenn das beanspruchte Verfahren über die Ausführung von Software auf einem Computer hinaus einen weiterführenden technische Effekt erzielt. Auch hier muss ein technisches Problem durch beanspruchte technische Mittel gelöst werden.

Erfinderische Tätigkeit (COMVIC-Ansatz) 

5.    In Erweiterung des Aufgabe-Lösungs-Ansatze zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit ist der COMVIC-Ansatz das Standardinstrument des EPA zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von sogenannten Computer-implementierten Erfindungen, also Software. COMVIC ist der Schlüssel zum  Entwurf einer optimalen Patentanmeldung für eine Software/KI-Erfindung und zu einen erfolgreichen Prüfungsverfahrens, das zu einer Patenterteilung führt.   

6.    Der Unterschied zum nächstliegenden Stand der Technik muss technische Merkmale umfassen. Andernfalls ist der Anspruch per se nicht erfinderisch. Die objektive technische Aufgabe wird aus den technischen Differenzmerkmalen (= technische Lösung) extrahiert.  

7.    Für die erfinderische Tätigkeit wird die "Lücke" zwischen der objektiven technischen Aufgabe und der beanspruchten technischen Lösung bewertet. Je größer diese "Lücke" ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.  

8.    HINWEIS: Nicht-technische Merkmale sowie im Grunde jede nichttechnische Offenbarung in der Anmeldung gilt als bekannt, also den Stand der Technik zugehörig. Dies gilt selbst dann, wenn diese nicht-technischen Merkmale neu sein sollten. Deshalb kann die nicht-technische Offenbarung zum Bilden der objektiven technischen Aufgabe herangezogen werden. 

9.    Vermeiden Sie daher nicht-technische Offenbarungen so weit wie möglich, da sie die "Lücke" zwischen der technischen Aufgabe und der technischen Lösung regelmäßig verkleinern und Ihre Chancen auf eine Erteilung eines Patents gefährden.

Anspruchsstruktur 

10.    Beginnen Sie mit den Verfahrensansprüchen. Der Anspruch 1 sollte nur die wesentlichen Merkmale des erfindungsgemäßen Verfahrens umfassen, während die weiteren Verfahrensansprüche  sinnvolle Rückzugspositionen definieren. Wenn spezielle Datenverarbeitungsmittel verwendet werden, nennen Sie diese in die Verfahrensansprüchen.  Fügen Sie dann ggf. weiter unabhängige auf eine Vorrichtung, ein Computerprogramm oder computerlesbare Medien hinzu, die sich auf das Verfahren beziehen.

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