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Erstattung von Patentanwaltskosten bei Abmahnungen

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Bei Abmahnungen aus Markenverletzungen oder sonstigen Kennzeichen trifft den Abgemahnten oft eine doppelte Kostenkeule. Die hohen Streitwerte führen häufig ebenfalls zu hohen Abmahnkosten des gegnerischen Rechtsanwalts, dies ist oft schwer genug zu schlucken, wenn man um des lieben Friedens willen oder, um Kosten zu sparen, eine Unterlassungserklärung abgegeben hat.

Vielfach sollen dann auch noch die Kosten eines mitwirkenden Patentanwalts in selber Höhe erstattet werden. Dies ist in Patentsachen für den Durchschnittsbürger gerade noch verständlich, da der Patentanwalt als Techniker oder Naturwissenschaftler oft zusätzliches Verständnis in den Fall einbringen oder dies manchmal auch notwendig ist. Im Kennzeichenrecht welches rein juristischer Beurteilung unterliegt, möchte man meinen, dass auch ein Rechtsanwalt, der sich im Markenrecht bewegt, reichen kann.

Die Keule kann aber auch von Doppelberuflern („Rechtsanwalt und Patentanwalt") und von gemischten Sozietäten aus Rechts- und Patentanwälten geschwungen werden.

Der Bundesgerichtshof hat nun in seiner Entscheidung vom 10.05.2012 Az. I ZR 70/11 klargestellt, dass explizit zu begründen ist, warum der Rechtsanwalt nicht selbst die patentanwaltstypischen Tätigkeiten, die Voraussetzung des patentanwaltlichen Kostenerstattungsanspruch sind, ausführen kann. Die Instanzgerichte ließen in der Vergangenheit die Begründung des Patentanwalts ausreichen, er habe eine Register- oder Benutzungsrecherche durchgeführt. Diese Tätigkeit kann aber auch ein Rechtsanwalt, der über kennzeichenrechtliche Kenntnisse verfügt, jederzeit durchführen. Damit scheiterte der Kostenerstattungsanspruch des Patentanwalts aber, weil der Rechtsanwalt auch Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und somit über die notwendigen kennzeichenrechtlichen Kenntnisse verfügen musste.

Damit dürfte der Anspruch auf Erstattung der außergerichtlichen Kosten des mitwirkenden Patentanwalts regelmäßig durchfallen, da sich in das Gebiet des Markenrechts meist nur ebenfalls beschlagene Rechtsanwaltskollegen wagen, welche die meisten patentanwaltstypischen Tätigkeiten selbst durchführen können.

Es bleibt allerdings abzuwarten, was die Instanzgerichte aus der Entscheidung des BGH machen.

Im Verletzungsverfahren vor Gericht sind die Kosten des mitwirkenden Patentanwalts gem. § 140 Abs. 3 MarkenG im Übrigen immer erstattungsfähig.

Rechtsanwalt Georg Josef Uphoff

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Uphoff & Simons

Rechtsanwälte in Partnerschaft

Kaiserstr. 8

83022 Rosenheim

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Fax.: 08031/2213993


Rechtstipp vom 18.07.2012

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