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Sparkasse behält Monopol auf „Rot“ für Retail-Banking

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Die abstrakte Farbmarke „Rot“ des Dachverbandes der Sparkassen-Finanzgruppe muss nicht aus dem Markenregister gelöscht werden.

Dies hat der BGH mit Beschluss vom 21.07.2016 entschieden (I ZB 52/15 – Sparkassen–Rot, zitiert nach: Bundesgerichtshof, Mitteilung der Pressestelle).

Zum Inhalt der Entscheidung:

Der BGH hat zunächst festgestellt, dass das absolute Schutzhindernis der mangelnden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliege.

Abstrakten Farbmarken, das heißt Marken, bei den die Farben als solche geschützt sind, ohne räumliche Begrenzung, (so BPAtG, Beschl.v.8.3.2013 - 33 W (pat) 33/12, GRUR 2013, 844, 845) komme im Allgemeinen keine Unterscheidungskraft zu, da der Verkehr diese eher als dekoratives Element und nicht als Produktkennzeichen verstehe (so auch BGH,Urt.v.23.09.2015 - I ZR 78/14,S.21, Rz.42 Sparkassen-Rot/Santander-Rot).

Die abstrakte Farbmarke „Rot“ mit dem Farbton HKS 13 (Registernummer beim DPMA: 30211120) habe jedoch für die Dienstleistungen „Finanzwesen, nämlich Retail-Banking (Bankdienstleistungen für Privatkunden) zum Zeitpunkt des Löschungsantrages Verkehrsdurchsetzung erlangt, so dass diese wegen § 50 Abs. 2 MarkenG nicht gelöscht werden dürfe.

Gemäß § 50 Abs. 2 Satz 1, 2. HS MarkenG kann eine eingetragene Marke nur dann gelöscht werden, wenn das Schutzhindernis (hier: fehlende Unterscheidungskraft) auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht.

Im vorliegenden Fall konnte die fehlende Unterscheidungskraft durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden.

Um das Vorliegen einer Verkehrsdurchsetzung einer abstrakten Farbmarke anzunehmen, müsse der überwiegende Teil des Publikums in dieser Farbe ein Kennzeichen für die Waren oder Dienstleistungen sehen, für welche die Marke Geltung beansprucht.

Die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung lagen nach der Ansicht des BGH aufgrund der beigebrachten Gutachten nicht zum Zeitpunkt der Markenanmeldung, aber zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag vor.

Die Marke ist daher nicht zu löschen.

Zum Verfahrensgang:

Die Unternehmen der Santander-Bankengruppe hatten die Löschung der Marke beantragt, welche das Deutsche Patent- und Markenamt zurückgewiesen hatte (DPMA,Beschl.v.24.04.2012 - 302 11 120.4/36 - S 270/09).

Aufgrund der Beschwerde gegen diese Entscheidung richtete das Bundespatentgericht ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union.

In diesem Beschluss führt das BPatG aus, dass die deutsche gesetzliche Regelung dahingehend auszulegen sei, dass Deutschland von der Befugnis des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 MRRL keinen Gebrauch gemacht habe (BPatG, Beschl.v.8.03.2013 - 33 W (pat) 33/12.GRUR 2013,844,848).

Art. 3 Abs. 3 MRRL lautet wie folgt:

„Eine Marke wird nicht gemäß Absatz 1 Buchstabe b, c oder d von der Eintragung ausgeschlossen oder für ungültig erklärt, wenn sie vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat. Die Mitgliedstaaten können darüber hinaus vorsehen, dass die vorliegende Bestimmung auch dann gilt, wenn die Unterscheidungskraft erst nach der Anmeldung oder Eintragung erworben wurde.“

Der EuGH hat aufgrund der Vorgaben des BPatG als vorlegendem Gericht unterstellt, dass der deutsche Gesetzgeber von seiner Befugnis nach Art. 3 Abs. 3 Satz 2 MRRL keinen Gebrauch gemacht habe. Er begründet dies damit, dass er für die Entscheidung darüber, ob der Mitgliedstaat von der Befugnis Gebrauch gemacht oder ob das vorlegende Gericht die nationalen Rechtsvorschriften richtig ausgelegt habe, nicht zuständig sei (EuGH,Urt. v. 18.06.2014 - C 217/13 (Oberbank ua/DSGV), GRUR 2014,776,779).

Auf der Grundlage der Feststellungen des BPatG hat der EuGH dann die entsprechenden Vorschriften auf die Vorlagefragen hin sinngemäß zusammengefasst wie folgt ausgelegt (EuGH,Urt.v.19.06.2014 – C 217/13 und C 218/13):

  1. Für eine Verkehrsdurchsetzung ist bei einer Verkehrsbefragung ein Zuordnungsgrad von mindestens 70 % nicht grundsätzlich erforderlich.
  2. Für die Beurteilung der Frage, ob eine Marke in Folge Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, kommt es auf den Zeitpunkt vor der Anmeldung und nicht auf den der Eintragung an.
  3. In einem Löschungsverfahren kann eine Marke für ungültig erklärt werden, wenn dieser jegliche Unterscheidungskraft fehlt und der Inhaber nicht den Nachweis erbringen kann, dass diese vor der Anmeldung in Folge der Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat.

Daraufhin hat das Bundespatentgericht die Löschung der Marke angeordnet und gegen diese Entscheidung die Rechtsbeschwerde zugelassen (BPatG,Beschl .v.8.07.2015 - 25 W (pat)13/14).

Die hiergegen gerichtete Rechtsbeschwerde zum BGH führte zur Aufhebung des Beschlusses des Bundespatentgerichtes und zur Zurückweisung der Beschwerde gegen die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamtes, mit der Folge, dass die konturlose Farbmarke „Rot“ der Sparkassen nicht zu löschen ist.

Der BGH dürfte sich in seiner Entscheidung „Sparkassen-Rot“ nicht vom EuGH beeinflusst haben, da er bereits in seiner Entscheidung „Gelbe Wörterbücher“ (BGH,Urt.v.18.09.2014 - I ZR 228/12 Gelbe Wörterbücher) ausdrücklich auf die hier zitierte Entscheidung des EuGH Bezug genommen und die Ansicht geäußert hatte, dass er hinsichtlich der Frage, ob der deutsche Gesetzgeber von der Option nach Art. 3 Abs. 3 Satz 2 MRRL Gebrauch gemacht habe, den gegenteiligen Standpunkt gegenüber dem BPatG eingenommen habe (BGH,a.a.O.,Rz.9).

Der BGH ist demnach der Auffassung, dass der deutsche Gesetzgeber seiner Regelungsbefugnis nach Art. 3 Abs. 3 Satz 2 MRRL sehr wohl nachgekommen ist.

Auch eine Auseinandersetzung mit dieser Thematik ist in der bislang noch nicht veröffentlichten Volltext-Entscheidung zu erwarten. Man darf daher gespannt sein auf die Gründe der Original-Entscheidung des BGH.

Fazit:

Im Ergebnis hätte die Farbmarke möglicherweise mangels Vorliegens der Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung vor der Anmeldung, welche zumindest durch die vorgelegten Gutachten wohl nicht nachgewiesen werden konnte, wegen § 37 Abs. 2 MarkenG nicht mit dem Zeitrang des Anmeldetages eingetragen werden dürfen. Da sie aber eingetragen worden ist, darf die Eintragung wegen § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG nicht mehr gelöscht werden, weil inzwischen die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag nachgewiesen worden sind.

Die konturlose Farbmarke „Rot“ hat somit Bestand und genießt Schutz für bestimmte Bankdienstleistungen im Privatkundenbereich.

Es bleibt abzuwarten, wie die Unternehmen der spanischen Santander-Bankengruppe auf die vorliegende Entscheidung reagieren und ob diese zukünftig ihren Marktauftritt im Bereich des Privatkundengeschäfts, soweit sich dieser auf den deutschen Markt ausrichtet, farblich anders gestalten werden.

Verletzungsstreit:

Zwischen den Parteien ist noch ein Verletzungsverfahren wegen verschiedener Benutzungshandlungen, insbesondere der Verwendung der roten Farbe in dem Internetauftritt der Santander-Bankengruppe in Deutschland, in deren weiß-rot gestalteten Logos, in Bandenwerbung bei der Formel 1 - Veranstaltung „Großer Preis Santander von Deutschland 2010“, wegen der Anmeldung einer konturlosen Gemeinschaftsfarbmarke „Rot“ u.a. anhängig (OLG Hamburg - 5 U 82/11).

Das OLG Hamburg hatte das Verletzungsverfahren zwischen den Parteien zunächst hinsichtlich der Beklagten zu 2) abgewiesen und hinsichtlich der Beklagten zu 1) bis zur Entscheidung über den gestellten Löschungsantrag ausgesetzt (OLG Hamburg, Urt.v.6.03.2014 - 5 U 82/11).

Der BGH hielt den Erlass des Teilurteiles für unzulässig und hat daher das Urteil des OLG Hamburg mit Urteil vom 23.September 2015 aufgehoben und den Rechtsstreit an das OLG Hamburg zurückverwiesen (BGH, Urt.v.23.09.2015 - I ZR 78/14 Sparkassen-Rot/Santander-Rot, S.15,Rz.25).

Zudem sei auch die Frage, ob die Farbmarke eine bekannte Marke sei, nicht geprüft worden. Darüber hinaus habe das Berufungsgericht die äußerst hilfsweise erhobenen wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsansprüche wegen lauterkeitsrechtlicher Verwechslungsgefahr (§ 5 Abs. 2 UWG) und gezielter Behinderung (§ 4 Nr. 10 UWG) zu Unrecht als nicht gegeben angesehen (BGH,a.a.O.Rz.114).

Der Banken-Streit um „Rot“ ist also noch nicht beendet. Es bleibt spannend.

(Quelle der BGH-Entscheidungen: Entscheidungsdatenbank des BGH im Internet).

Rechtsanwältin Isabel Voß


Rechtstipp aus den Rechtsgebieten Markenrecht, Wettbewerbsrecht

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