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Was kann als Marke angemeldet werden? Welche Markenanmeldung ist sinnvoll?

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Was ist als Marke schutzfähig?

Jedes Unternehmen, das sich mit seinen Produkten, d. h. Waren oder Dienstleistungen, von Mitbewerbern abheben möchte, sollte sich Gedanken darüber machen, ob und inwieweit Produktnamen als Marke geschützt werden sollten bzw. können. Die grundsätzliche Schutzfähigkeit von Marken ist häufig die erste Überlegung, bevor nach bereits eingetragenen Marken recherchiert und eine Markenanmeldung bei dem zuständigen Markenamt (DPMA, EUIPO etc.) eingereicht wird. 

Je nach Bezeichnung oder Gestaltung sollte zunächst überlegt werden, welche Markenform im Einzelfall ausgewählt werden sollte. In Betracht kommt in den meisten Fällen entweder eine reine Wortmarke oder eine Wort-/Bildmarke, die aus einer Kombination von textlichen und grafischen Elementen besteht. Wenn z. B. auf eine bestimmte Schriftart oder -farbe Wert gelegt wird, dann käme eine Wort-/Bildmarke in Betracht, da mit dieser die besondere grafische Gestaltung mitgeschützt wird. Demgegenüber ist der Schutzumfang einer reinen Wortmarke, die unabhängig von Schriftart und Grafik im Markenregister eingetragen wird, tendenziell ein wenig größer, weil jede Benutzung des Markentextes geschützt ist, unabhängig von Form, Farbe und Umgebung. Wer einen möglichst weiten Schutzumfang anstrebt, der sollte überlegen, beides parallel anzumelden, vielleicht auch national und international, also z. B. eine deutsche Marke beim DPMA und eine europäische Unionsmarke beim EUIPO, um auch das Territorium der gesamten EU abzudecken. 

Unterscheidungskraft als Schutzvoraussetzung

Wichtige Voraussetzung für die Schutzfähigkeit einer jeden Marke ist deren Unterscheidungskraft, also die Eignung der Marke, auf die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen zu einem bestimmten Anbieter hinweisen zu können. So kann der Begriff „Fußball“ etwa nicht auf einen bestimmten Anbieter von Sportartikeln hinweisen, sodass diese generische Bezeichnung für Waren der Klasse 28 (u. a. Sportartikel) in aller Regel keine Unterscheidungskraft aufweisen kann. Anders z. B. der Begriff „Apfel“ (oder engl „Apple“) für Computersoftware (Klasse 9), wohingegen der Begriff für Lebensmittelprodukte wiederum nicht hinreichend unterscheidungskräftig sein dürfte, denn die Frage der Unterscheidungskraft ist immer in Bezug auf die konkreten Waren oder Dienstleistungen zu prüfen, für die Schutz beansprucht wird. Diese Fragen sollten im Vorfeld einer Markenanmeldung geklärt werden, um unnötige Kosten im Falle einer Zurückweisung der Markenanmeldung zu vermeiden. 

Ähnlichkeitsrecherche vor jeder Markenanmeldung

Um teure Markenkollisionen zu vermeiden oder zumindest das Risiko einer Markenkollision zu reduzieren, sollte der Bestand eingetragener Marken und evtl. auch Firmennamen und Werktitel (denn auch diese sind als Kennzeichen geschützt) vor der Anmeldung der Marke durch eine Markenrecherche sondiert werden. Dies gilt im Übrigen nicht nur im Vorfeld einer Markenanmeldung, sondern natürlich auch und erst recht, bevor eine bestimmte Produktbezeichnung im geschäftlichen Verkehr werblich benutzt wird, denn die tatsächliche Nutzung einer mit einer fremden Marke verwechslungsfähigen Bezeichnung kann schnell zu hohen Schadensersatzforderungen und Abmahnkosten führen. Wenn vor einer entsprechenden Benutzungsaufnahme oder auch einer Markenanmeldung keine umfassende Ähnlichkeitsrecherche durchgeführt und juristisch ausgewertet wurde, geht die Rechtsprechung von Fahrlässigkeit aus, was unmittelbar zu einer Haftung auf Schadensersatz führt. Der Schutzumfang bereits registrierter Marken erstreckt sich in der Regel auch auf den Ähnlichkeitsbereich, sodass es meistens nicht ausreicht, die Bezeichnung nur geringfügig abzuwandeln. Erst wenn der erfahrene Markenrechtler, am besten ein Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, nach Auswertung einer Recherche, die entweder der Fachanwalt selbst oder ein spezieller Dienstleister durchgeführt hat, grünes Licht gibt, sollte die Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr benutzt bzw. als Marke angemeldet werden. 

Vorgehen bei Markenkollisionen

Sollte es dennoch zu einer Auseinandersetzung mit dem Inhaber eines älteren Kennzeichenrechts kommen, z. B. wenn der Inhaber einer schwedischen Marke Widerspruch gegen die Anmeldung einer Unionsmarke beim EUIPO eingelegt hat, sollte ebenfalls ein Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz eingeschaltet werden, die Wege aufzeigen und Verhandlungen aufnehmen kann, um die Auseinandersetzung möglichst außergerichtlich zu lösen. In dem genannten Fall könnte etwa eine bilaterale Abgrenzungsvereinbarung mit dem Inhaber der schwedischen Marke vorgeschlagen werden, wonach die EU-Marke in Schweden nicht benutzt wird; sollte eine solche Lösung nicht erreicht werden können, käme je nach dem Grad der Ähnlichkeit evtl. eine Umwandlung der Unionsmarke in eine nationale Marke in Betracht. Meist gibt es Mittel und Wege gerade im internationalen Umfeld, die zur Schadensbegrenzung eingeschlagen werden können, zumal jeder Berater im Markenrecht auch schon einmal in der umgekehrten Lage war. 

Expertentipp

Angesichts der Risiken im Zusammenhang mit der Schutzfähigkeit einer Marke, aber insbesondere auch im Zusammenhang mit der möglichen Verletzung fremder Kennzeichenrechte, sollte im Einzelfall gut abgewogen werden, ob pauschale Angebote im Internet über Markenanmeldungen für kleines Geld genutzt werden sollten oder ob eine sorgfältige Beratung und Begleitung der Markenanmeldung durch einen Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz einschließlich einer Risikoabschätzung und Beratung über eventuelle Strategien und Umgehungslösungen nicht vielleicht der bessere Weg ist. 


Rechtstipp vom 27.07.2017
Aktualisiert am 14.02.2018
aus der Themenwelt Marke und den Rechtsgebieten Markenrecht, Wirtschaftsrecht

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