Checkliste für Markenanmelder: Mit diesen 4 Tipps vermeiden Sie teuer Fehler

von Rechtsanwalt u. Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz  Dr. Marc Laukemann und Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht Babak Tabeshian

Allein in Deutschland wurden in den vergangenen Jahren mehr als 80.000 neue Marken jährlich zur Anmeldung gebracht. Beim Deutschen Patent- und Markenamt sind über 850.000 Marken registriert. Marken sind nicht nur eine wichtige unterscheidungsfähige Markierung im Absatzkonzept eines Unternehmens. Sie stellen auch ein Qualitätsversprechen dar, mit dem Kundenerwartungen hervorgerufen und erfüllt werden können. Sie können daher einen erheblichen Teil des Wertes eines Unternehmens ausmachen. Deshalb ist ihr Schutz auch von besonderer rechtlicher Herausforderung.

Vor Beginn einer Anmeldung sollte der Markenanmelder prüfen, ob die Marke überhaupt angemeldet werden kann und ob die gewählte Bezeichnung unter markenrechtlichen Gesichtspunkten sinnvoll ist?

Aus unserer Erfahrung heraus, sollte sich der Markenanmelder hierbei folgende Fragen stellen:

1. Wofür wird der Name gebraucht?

Es empfiehlt sich, die Verfügbarkeit des geplanten Namens zu klären, damit es zu keinen Auseinandersetzungen mit Firmen kommt, die einen ähnlichen Namen führen.

Soll die Marke die Firma bezeichnen, bestimmte Produkte/Dienstleistungen kennzeichnen oder einzelne Leistungsangebote identifizieren?

Je nach Antwort müssen unterschiedliche Waren –und Dienstleistungsgruppen angemeldet werden.

Gibt es für den Namen bereits passende Domains/sind diese schon reserviert?

Die beste Markenanmeldung ist heute nicht viel wert, wenn es dazu keine passende Internetdomain gibt.

Wird der Name bereits verwendet? Wenn ja in welcher Form? Gegenüber welchen Personen/Unternehmen? In welchem Land?

Eine Markenanmeldung kann man schon verhältnismäßig günstig (ab ca. 300,00 EUR aufwärts) durchführen. Jeder Anmelder muss sich aber bewusstmachen, dass ich mit der Anmeldung mögliche Wettbewerber auf mich aufmerksam mache. Damit nimmt die Wahrscheinlichkeit eines Markenstreites deutlich zu. Kann oder bin ich bereits mir die damit verbundenen möglichen Kosten der Auseinandersetzung mit Dritten, oder mit dem Markenamt leisten, ist eine wichtige Frage, die am besten vor der Anmeldung geklärt werden sollte.

Handelt es sich bei dem Namen um eine einprägsame, verteidigungsfähige Bezeichnung mit starker Kennzeichnungskraft?

Wählen Sie am besten eine Bezeichnung, die einfach verteidigt werden kann. Wir empfehlen Marken ohne beschreibenden Inhalt oder beschreibende Zusätze.

Wer eine Marke entwickeln will, kann z.B. damit beginnen, dass er eine Produktbeschreibung in Lautschriftsilben zerlegt und diese Lautschrift sodann mit weiteren Buchstaben ergänzt und “zurückübersetzt”. Auch zufällige Zusammensetzungen aus mehreren Wörtern können starke Marken ergeben (z.B.: delivery hero). Ferner können bekannte Begriffe in völlig inhaltsfremden Einsatzbereichen sinnvoll sein (z.B.: Puma für Sportbekleidung).

Reine Phantasiebezeichnungen (z.B. Zalando) sind dabei leichter anzumelden als eher beschreibenden Begriffen (z.B. Farben, Lebensmittel, Gegenstände etc.) zu bevorzugen. Die Idee, deutsche Begriffe ins englische zu übersetzen um sie dann als Marke anzumelden, ist wenig erfolgversprechend. Englischsprachiger Begriffe weisen i.d.R. allenfalls eine schwache Kennzeichenkraft auf.

Wer keine verteidigungsfähige Bezeichnung hat, riskiert vor allem mittelfristig Folgekosten für die Rechtsverteidigung seiner Marke.

2. Recherchieren Sie vor Anmeldung nach besseren Rechten Dritter!

Ist der Name bereits recherchiert worden, ob es andere Anmelder/Firmeninhaber/Nutzer gibt, die den Namen verwenden?

Wir empfehlen grundsätzlich eine professionelle Recherche vor der Markenanmeldung. Allerdings kann im ersten Schritt eine einfache Recherche in allgemein zugänglichen Quellen die Recherchekosten mindern.

Eine einfache Recherche im Internet sollte mittels einschlägiger Suchmaschinen unbedingt als erstes durchgeführt werden. Zudem sollten Sie nach Domainnamen in verschiedenen Schreibweisen und mit zumindest den gängigen Endungen suchen.

Des Weiteren können Sie auf den Seiten des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) unter https://www.dpma.de/recherche/ und beim Europäischen Markenamt (EUIPO) unter https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/search-availability Recherchen durchführen. Bitte beachten Sie: Auf diese Weise lassen sich zwar keine professionellen Ähnlichkeitsrecherchen ersetzen, aber zumindest identische Treffer ermitteln. Sie ersetzt somit nicht eine aus unserer Sicht in der Regel notwendige Markenrecherche nach ähnlichen Marken (sogenannte Markenähnlichkeitsrecherche) mit juristischer Auswertung.

3. Besteht zwischen den ähnlichen früher existierenden Namen Verwechselungsgefahr?

Soweit Sie auf ähnliche, namensältere Begriffe Dritter stoßen, sollten Sie von einem professionellen Berater prüfen lassen, ob tatsächlich eine Verwechselungsgefahr vorliegt, d.h. ob sowohl Zeichen als auch die damit verkörperte Leistung im Rechtssinne ähnlich ausfällt.

Als Faustregel gilt: Je größer die Gefahr ist, dass die angesprochenen Verkehrskreise

a) das neue Zeichen fälschlicherweise für das alte Zeichen halten 

(= Verwechslungsgefahr im engeren Sinne) oder

b) zwar einen Unterschied der Zeichen wahrnehmen, gleichwohl aber aufgrund ähnlicher Zeichenbildung annehmen, dass die Zeichen zum selben Unternehmen gehören (= Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne),

desto größer ist die Gefahr von Verwechslungen und damit auch einer Abmahnung.

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind folgende Kriterien einschlägig

Wie ähnlich ist die alte Marke im Vergleich zur neuen Marke?

Wie ähnlich sind die durch die Marken gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen?

Wie stark ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke?

Bei der Beurteilung der vorstehenden Kriterien ist anerkannt, dass eine große Ähnlichkeit der Zeichen durch einen geringen Grad der Ähnlichkeit der durch die Marken gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen oder durch eine große Kennzeichnungskraft der alten Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt.

Es gibt 3 Arten der Verwechslungsgefahr:

(1) die klangliche (= häufigste Fallgruppe),

(2) die begriffliche (RAINBOW = Regenbogen),

(3) die schriftbildliche (seltene Fallgruppe; greift nur wenn der Marke oder Namen anders lautet, aber graphisch "so ähnlich aussieht").

Auch wenn Verwechselungsgefahr an sich besteht, kann es dazu kommen, dass trotzdem nebeneinander existieren können. Eventuell kann eine tatsächliche Verständigung mit dem Inhaber des besseren Rechts erfolgen (sogn. „Abgrenzungsvereinbarung“) oder die ältere Marke wurde vielleicht nicht vollumfänglich rechtserhaltend benutzt.

4. Streichen Sie aller beschreibenden und irreführenden Bestandteile Ihrer Markenanmeldung:

Wer rechtlichen Ärger von vornherein vermeiden will, sollte folgendes vermeiden:

• beschreibende Bestandteile der Marke,
• Gattungsbegriffe,
• Rechtsformen bei Firmenmarken oder
• sonstige Zusätze ohne eigene Kennzeichnungskraft.

Eine Firmenmarke “BWF Brötchen Würstchen und Fisch GmbH” in dieser Form einzutragen, wäre zwar möglich, aber die Streichung von “Brötchen”, „Würstchen“ und „Fisch als nicht monopolisierbare Teilbegriffe sowie das Weglassen der Rechtsform “GmbH” würde die “Kraft” der Marke BWF” stärken.

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Als qualifizierte Fachanwälte im gewerblichen Rechtsschutz (2 Anwälte) und im IT-Recht (ein Anwalt) sowie als qualifizierte Mediatoren (2. Anwälte) und erfahrene geschulte Verhandler vertreten wir Sie bei allen Auseinandersetzungen rund um (gewerblichen) Schutzrechte bzw. Schutzrechtsvereinbarungen, einschließlich internationaler Lizenzverträge. Als erfahrene und spezialisierte Wirtschaftsanwälte erarbeiten wir mit Ihnen individuelle Anmeldekonzept sowie Angriffs- und/oder Verteidigungsstrategien.

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