Abmahnung aus der Marke „Malle“ – was tun?

Derzeit werden unzählige Abmahnungen aus der Unionsmarke „Malle“ ausgesprochen. Der Markeninhaber fordert die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, Auskunft und Schadens- und Kostenersatz. 

Wird innerhalb der regelmäßig kurzen Fristen im Markenrecht keine Unterlassungserklärung abgegeben, droht der Erlass einer einstweiligen Verfügung. Der Markeninhaber hat diese Ansprüche aber nur, wenn tatsächlich eine Markenverletzung vorliegt. Dies sollte zuvor rechtlich geprüft werden.

Voraussetzung für die Ansprüche aus Markenrecht ist zunächst eine rechtsgültige Marke. Gegen die Marke „Malle“ ist allerdings bereits ein Löschungsantrag anhängig. Das Europäische Markenamt wird also darüber entscheiden, ob der Begriff „Malle“ für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen überhaupt schutzfähig ist. 

Hier bestehen Zweifel an der Schutzfähigkeit der Marke, weil die Bezeichnung „Malle“ als reine Ortsbezeichnung angesehen werden könnte oder aus diesem Grund die Unterscheidungskraft fehlt. Das Löschungsverfahren kann also dazu führen, dass die Marke wegen Schutzhindernissen gem. Artikel 7 Unionsmarkenverordnung für nichtig erklärt wird und damit rechtlich nie bestanden hat. 

In einem einstweiligen Verfügungsverfahren kann dieser Einwand zwar nicht durchgreifen, aber doch dazu führen, dass ein Gericht eine einstweilige Verfügung erst einmal nicht erlässt, sondern einen Verhandlungstermin anberaumt. In einem Klageverfahren des Markeninhabers auf Schadensersatz und Zahlung von Anwaltskosten kann dieser Einwand aber sehr wohl gebracht werden.

Aber auch die weiteren Voraussetzungen einer Markenverletzung aus Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a) oder b) Unionsmarkenverordnung müssen zunächst einmal vorliegen. In der Regel wird zunächst das Vorliegen einer Zeichenähnlichkeit geprüft. Das kann schon zweifelhaft sein, wenn der Abgemahnte „Malle“ nicht in Alleinstellung, sondern mit Zusätzen benutzt. 

Des Weiteren muss eine Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit gegeben sein, also eine Ähnlichkeit zwischen den für die Marke „Malle“ eingetragenen Waren und Dienstleistungen und dem, was der Abgemahnte mit der angegriffenen Bezeichnung gekennzeichnet hat. 

Es kommen noch weitere triftige Einwendungen in Betracht, sodass die Abgabe einer Unterlassungserklärung nicht immer zwingend oder ratsam ist. Gerade in dieser Konstellation können auch taktische Erwägungen dazu führen, dass der Abgemahnte – möglichst kostengünstig – aus der misslichen Situation herauskommt.

Im Übrigen droht dem Markeninhaber aber weiteres Ungemach: Erweist sich die Abmahnung als unberechtigt, kann der Abgemahnte Wege des Schadensersatzes die eigenen Anwaltskosten gegen den Markeninhaber geltend machen und eventuell sogar selbst einen Unterlassungsanspruch gegen ihn durchsetzen.

Axel Dreyer, LL.M. Gewerblicher Rechtsschutz

Rechtsanwalt

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz