Kosten eines Patentanwaltes auch bei komplizierteren markenrechtlichen Fragen sind NICHT zu erstatten

Gerichtliche Verfahren, die eine Markenrechtsverletzung betreffen, sind ohnehin für den Abgemahnten und Beklagten teuer. Die Streitwerte sind häufig erheblich, höhere 6-stellige Streitwerte sind keine Seltenheit.

Das Verfahren kann für den Beklagten schnell „doppelt so teuer“ werden, wenn auf der Klägerseite noch ein Patentanwalt neben dem Rechtsanwalt an dem Verfahren mitwirkt.

Eine entsprechende Regelung gibt es in § 140 Abs. 4 MarkenG:

„Von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwaltes in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, sind die Gebühren nach § 13 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwaltes zu erstatten.“

Diese Norm hat historische Gründe, so unser Eindruck: In den vor Internetzeiten waren es in der Regel Patentanwälte, die entsprechende Registerrecherchen durchführten. Heutzutage ist dies einfach online möglich.

Zudem gab es früher keinen Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, zur Tätigkeit des Fachanwaltes für gewerblichen Rechtsschutz gehören auch Markenstreitigkeiten.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH, Beschluss vom 28.04.2022, Az.: C-531/20 „Kosten des Patentanwaltes VI“ und der BGH (BGH Kosten des Patentanwaltes VII) hatten diese auf dem ersten Blick eindeutige Norm des § 140 MarkenG korrigiert:

Notwendig ist eine sogenannte richtlinienkonforme Auslegung, nämlich dahingehend, dass nur die Kosten der für die zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen patentanwaltlichen Mitwirkung erstattungsfähig sind.

In der Praxis ist es zum Teil so, dass bereits bei der Klage oder Beantragung der einstweiligen Verfügung die Mitwirkung eines Patentanwaltes angezeigt wird. Über diese Formalie hinaus lässt sich zum Teil nicht klar feststellen, welche Tätigkeit der beigezogene Patentanwalt tatsächlich entfaltet hat. Auffällig ist zudem in derartigen Fällen, dass die Aussprache der Abmahnung ohne Beiziehung eines Patentanwaltes offensichtlich möglich war, zumindest stellen wir immer wieder fest, dass in der Abmahnung die Beiziehung eines Patentanwaltes nicht weiter erwähnt wird, jedoch in der gerichtlichen Geltendmachung.

OLG Frankfurt: Kosten des Patentanwaltes in einer Markensache sind nicht erstattungsfähig, weil Klägervertreter Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Das Oberlandesgericht Frankfurt (OLG Frankfurt, Beschluss vom 21.08.2023, Az.: 6 W 24/20) hatte über die Beschwerde in einem Kostenfestsetzungsverfahren zu entscheiden. Es ging unter anderem um die Erstattung von Patentanwaltskosten.

Der offizielle Leitsatz des OLG spricht für sich:

„Die Beauftragung eines Patentanwaltes in einer Markensache, in der der Rechtsbestand streitig ist, absolute Schutzhindernisse behauptet werden und die rechtserhaltende Benutzung bestritten wird, ist nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlich, da diese Themen von einem Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz bearbeitet werden können.“

In der Sache selbst ging es immerhin um zusätzliche ca. 2500 Euro an Kosten, über deren Erstattung gestritten wurde. Das OLG verweist darauf, dass der BGH die Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten verneint, wenn die entsprechende Tätigkeit auch von dem bereits beauftragten Rechtsanwalt hätte vorgenommen werden können. Dies sei, so das OLG, zumindest dann der Fall, wenn es sich um einen Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz handelt (unter Verweis auf BGH, Kosten des Patentanwaltes IV). Zudem geht es bei Kennzeichenstreitsachen (Marke) nicht um naturwissenschaftliche oder technische Sachverhalte, so dass es oft entbehrlich sein wird, dass neben dem Rechtsanwalt noch ein Patentanwalt zu beauftragen ist.

Der Umstand, dass es sich um eine komplexe oder bedeutsame Angelegenheit handelt, reicht für sich genommen nicht aus, um das Erfordernis einer Mitwirkung eines Patentanwaltes darzulegen. Ggf. könne dies dazu führen, dass die Kosten eines Patentanwaltes in einem gerichtlichen Verfahren nur noch dann erstattungsfähig seien, wenn es sich um rein technische Sachverhalte handelt.

Augen auf bei der Kostenfestsetzung

Nach einer einstweiligen Verfügung oder einem Urteil zu Lasten des Abgemahnten und Beklagten bzw. Antragsgegners erfolgt ein Kostenfestsetzungsantrag und dann ein Kostenfestsetzungsbeschluss. Es empfiehlt sich, sehr genau darauf zu achten und diese anwaltlich überprüfen zu lassen, ob die geltend gemachten Kosten tatsächlich berechtigt sind.

Dies gilt erst recht in Fällen, in denen die Mitwirkung eines Patentanwaltes zwar angezeigt wird, jedoch eigentlich weder notwendig ist noch sich in sonstiger Form in der Klage oder der Antragsschrift niederschlägt.

Ich berate und vertrete Sie bei einer markenrechtlichen Abmahnung, einer in einem einstweiligen Verfügungsverfahren im Markenrecht oder bei einer markenrechtlichen Klage.

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Johannes Richard
 Rechtsanwalt
 Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz