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Nur Vorbenutzung im Inland bei Designs. Der Streit um „Malm“ geht weiter.

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Der Streit, ob das Bettgestell „Malm“ von IKEA ein älteres Designrecht verletzt, bleibt weiter offen. In diesem Fall hatte die Inhaberin eines deutschen Designs eine Tochterfirma von IKEA wegen Verletzung ihres Designs verklagt. Nach Ansicht der Klägerin verletzt das Bettgestell „Malm“ ihr 2002 angemeldetes und eingetragenes deutsches Design.

IKEA hatte sich dahin gehend verteidigt, dass sie bis Dezember 2001, also vor dem deutschen Design, bereits ein ähnliches Bettgestell „BERGEN“ entwickelt habe. Daher würde in diesem Fall die Vorbenutzung nach § 41 (1) DesignG (damals noch Geschmacksmustergesetz) greifen. Nach dieser Vorschrift können Rechte aus einem eingetragenen Design nicht gegen den geltend gemacht werden, der unabhängig vom eingetragenen Design ein identisches Design entwickelt, gutgläubig in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Anstalten dazu getroffen hat. Allerdings fand die Entwicklung des Bettgestells „BERGEN“ nicht in Deutschland statt.

Der Bundesgerichtshof hat nun entschieden (I ZR 9/16), dass Vorbereitungshandlungen im Ausland nicht für Entstehung eines Vorbenutzungsrechts nach § 41(1) DesignG ausreichen. Erforderlich ist vielmehr, dass die vom Gesetz verlangten wirklichen und ernsthaften Anstalten zur Benutzung ebenso wie eine Benutzung selbst in Deutschland stattgefunden haben. Der Fall wurde an das Oberlandesgericht zurückverwiesen.

Schlussfolgerungen

Das Urteil zeigt, dass in bestimmten Fällen Unterschiede zwischen nationalen deutschen Designs und dem europäischen Design (Gemeinschaftsgeschmacksmuster) sehr relevant werden können. Im vorliegenden Fall reichte die Vorbereitung im Ausland nicht für ein deutsches Vorbenutzungsrecht aus. Es ist anzunehmen, dass der Fall bei einem europäischen Design anders ausgegangen wäre, da eine Entwicklung in Schweden im Gültigkeitsbereich eines solchen Designs liegt. Dann hätte IKEA ein EU-weites Vorbenutzungsrecht erwerben können. Durch die Anmeldung des nationalen Designs wurde daher die Position des Inhabers zumindest für Deutschland deutlich gestärkt.

Gerade für Importeure und Unternehmen mit länderübergreifender Entwicklung bedeutet das Urteil, dass man sich eben nicht auf ein nationales Vorbenutzungsrecht berufen kann. Nationale Designs sind bei der Planung eines Markteintritts noch stärker zu berücksichtigen.

Für weitere Fragen zu Patenten, Marken, Designs und Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes steht die Kanzlei Patentanwälte Gierlich & Pischitzis Partnerschaft mbB gerne zu Ihrer Verfügung.


Rechtstipp vom 04.09.2017
aus dem Rechtsgebiet Designrecht

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            Patentanwalt Dr. Johannes Gierlich (Patentanwälte Gierlich & Pischitzis, Partnerschaft mbB) Patentanwalt Dr. Johannes Gierlich

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