Abmahnung der Kanzlei Bird & Bird für Volkswagen

Die markenrechtliche Abmahnung der Kanzlei Bird & Bird für VW (Bulli, Käfer etc.)

Uns wurde eine Abmahnung der Kanzlei Bird & Bird vorgelegt, die im Auftrag des Markeninhabers Volkswagen AG versandt wurde.

Wer und was wird abgemahnt?

Abgemahnt werden Onlinehändler, die zum Verkauf von VW-Ersatzteilen Marken des Volkswagen-Konzern nutzen. Volkswagen sieht hierin in den uns vorgelegten Abmahnungen eine Markenrechtsverletzung. 

In der uns vorgelegten Abmahnung ging es um die Marke „Bulli“ für die Bezeichnungen von VW-Bussen aus der T-Reihe (T1, T2, T3 usw.). Betroffen können grundsätzlich aber auch Händler sein, die Teile für den Käfer, Golf, Passat etc. vertreiben.

Kostenfreie Ersteinschätzung der Kanzlei Obladen Gaessler Rechtsanwälte

Wenn auch Sie eine Abmahnung der Kanzlei Bird & Bird aus Hamburg erhalten haben, können Sie uns gerne für eine kostenloste telefonische Ersteinschätzung unter 022180067680 kontaktieren. Wir vertreten bundesweit Händler, die markenrechtliche Abmahnungen erhalten haben. Wir vertreten Sie natürlich auch, wenn Sie bereits eine einstweilige Verfügung oder Klage erhalten haben. Die Kanzlei Obladen Gaessler Rechtsanwälte ist eine Fachanwaltskanzlei mit über 10 Jahren Erfahrung im Markenrecht.

Wie ist die Rechtslage bei der Nutzung von Marken für den Ersatzteileverkauf?

Bei dem Verkauf von Kfz-Ersatzteilen unter Nutzung der Marke stellt sich stets die Frage, ob hierin überhaupt eine Markenrechtsverletzung zu sehen ist. Eine solche kann nur dann angenommen werden, wenn das Zeichen, also die Marke auch markenmäßig, also gerade als Marke und nicht nur rein beschreibend, genutzt wurde. Bei Kfz-Teilen muss also geprüft werden, ob die Marke lediglich zur Beschreibung und Zuordnung zu dem passenden Auto oder tatsächlich auch als Marke genutzt wurde.

Die Rechtsprechung hierzu ist mittlerweile recht ausdifferenziert.

Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ist für einen Anspruch aus Art. 9 Abs. 2 b) als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal Voraussetzung, dass die Benutzung des  angegriffenen Zeichens als Marke zu erfolgen hat, konkret, dass die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion, das heißt die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (BeckOK UMV/Müller, 18. Ed. 15.9.2020, UMV Art. 9 Rn. 27). Die Benutzung muss somit markenmäßig erfolgen.

Die markenfunktionale Extension des Begriffs einer Benutzung als Kennzeichen im Sinne der Rechtsprechung des EuGH bestimmt den Anwendungsbereich der Kollisionstatbestände, Fezer, § 14 Rn. 148.

Voraussetzung ist also, dass die Marke in ihrer Funktion gestört wird, (vgl. EuGH, Rs. C-206/01, GRUR Int. 2003, 229 – Arsenal). 

Hauptfunktion der Marke ist die Garantie der Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. Dies entnimmt der EuGH einer Auslegung des Art. 2 MRL und legt diese Gewährleistung der Herkunftsgarantie dem Verständnis des Markenkollisionsrechts und damit der Auslegung des Art. 5 Abs. 1 lit. a MRL zugrunde, (vgl. EuGH, aaO).

Für die markenmäßige Benutzung ist es zwar nicht erforderlich, dass der Verkehr annimmt, die beworbene Ware stamme von dem Markeninhaber; ausreichend ist es, dass der Verkehr die Gestaltung des angegriffenen Zeichens mit den verteidigten Marken gedanklich verknüpft.

Es muss also stets geprüft werden, ob die angesprochenen Verkehrskreise den streitgegenständlichen Online-Shop in einem organisatorisch-betrieblichen Zusammenhang mit Volkswagen sehen. Gerade auf dem Kfz-Ersatzteilemarkt ist es den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt, dass es diverse Drittanbieter für Ersatzteile gibt – dies gilt insbesondere in Bezug auf einen Oldtimer wie den T1, der allgemein als Bulli bekannt ist. Diese Grundsätze können aber auch auf Marken wie Käfer, Golf, Passat etc. übertragen werden. Bulli ist z.B. nicht nur eine Marke, sondern zugleich auch ein Gattungsbegriff für Busse aus dem Hause Volkswagen. Ergänzend sei auch noch das Oberlandesgericht Düsseldorf zitiert:

„Der Klägerin ist zwar zuzugestehen, dass im Allgemeinen die Verwendung einer Marke als Domain - wenn unter dem Domainnamen Waren oder Dienstleistungen vertrieben werden - eine markenmäßige Benutzung darstellt (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., § 14 Rdnr. 118). Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass der Verkehr vielfach auf Grund des Domainnamens die Domain dem Inhaber der Marke (oder Namens) zuordnet (vgl. BGH NJW 2003, 2978 - maxem.de unter II. 1. b) bb) für einen Namen; s. auch BGH GRUR 2002, 706 - vossius.de).

Dies gilt jedoch dann nicht, wenn der Verkehr in dem Domainnamen überhaupt nicht eine Marke (oder ein sonstiges Kennzeichen oder einen Namen) sieht, sondern sogleich einen Gattungsbegriff erkennt. Der Verkehr hat in einer derartigen Fallkonstellation keinen Anlass, die Domain einer Person zuzuordnen, die unter diesem Kennzeichen oder Namen tätig ist, sondern wird sie als - in ebenfalls üblicher Weise - aus einem generischen Begriff gebildete Domain (vgl. BGHZ 148, 1, 5 ff. - Mitwohnzentrale; BGH WRP 2005, 893 - weltonline.de) ansehen. Mangels einer Zuordnung der Domain zu einer gleichnamigen Marke (oder Unternehmenskennzeichen oder Namen) kann es von vornherein nicht zu einer - kennzeichenrechtlichen - Verwechslungsgefahr oder - namensrechtlichen - Zuordnungsverwirrung kommen. Der Bundesgerichtshof (NJW 2003, 2978 - maxem.de für einen Namen) hat daher eine Ausnahme von den oben genannten Grundsätzen in den Fällen angenommen, in denen es um die Verwendung eines "sogleich als Gattungsbegriff verstandenen Zeichens als Internet-Adresse" geht (vgl. auch BGH WRP 2005, 614 - Literaturhaus; s. auch BGH NJW 2005, 2315 - weltonline.de). Allein aus der Benutzung als Domainname kann daher die Markenmäßigkeit der Benutzung eines Zeichens nicht abgeleitet werden.“

                                                                                                                            OLG Düsseldorf, Urteil v. 28.11.2006, I-20 U 73/06.

Wie können wir bei einer VW-Abmahnung helfen?

Bereits im Rahmen einer kostenfreien Ersteinschätzung können wir prüfen, ob die Abmahnung berechtigt ausgesprochen wurde oder nicht. Voraussetzung dafür, dass die Abmahnung berechtigt ist, ist stets, dass die Marke auch markenmäßig genutzt wurde. Dies ist in vielen Fällen nicht zwingend der Fall. Je nach Ergebnis der Prüfung kann es sinnvoll sein, eine sog. modifizierte, also abgeänderte Unterlassungserklärung abzugeben. Eine modifizierte Unterlassungserklärung stellt dabei kein Schuldeingeständnis dar, verhindert aber die gerichtliche Eskalation. Diese wäre nämlich mit einem erheblichen Kostenrisiko verbunden. Gleichwohl kann man sich auch dafür entscheiden, keine Unterlassungserklärung abzugeben, wenn man gute Chancen sieht. Hier beraten wir Sie gerne umfassend.

In der Regel werden auch noch Auskunftsansprüche geltend gemacht. Der Auskunftsanspruch dient dem Markeninhaber dazu, etwaige Schadenersatzansprüche zu beziffern. Schadenersatz ist dabei der mit der Markenrechtsverletzung erwirtschaftete Gewinn.  Im Markenrecht gibt es spezielle Berechnungsmethoden, sodass der tatsächlich zu zahlende Schadenersatz häufig deutlich unter dem tatsächlich erwirtschafteten Gewinn liegen kann. Auch hier helfen wir Ihnen sowohl bei Auskunfterteilung als auch bei Berechnung eines möglichen Schadenersatzes.

Haben Sie bereits eine einstweilige Verfügung oder Klage erhalten, verteidigen wir Sie engagiert.

Wer ist die Kanzlei Obladen Gaessler Rechtsanwälte?

Die Kanzlei Obladen Gaessler Rechtsanwälte ist eine auf den gewerblichen Rechtsschutz, also Markenrecht und Urheber- und Medienrecht spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei in Köln. Wir vertreten unsere Mandanten bundesweit. Wir haben eine über zehnjährige Erfahrung. Uns sind kurze Kommunikationswege genauso wichtig wie eine volle Kostentransparenz. Daher bieten wir die außergerichtliche Vertretung zu vorab kommunizierten Festpreishonoraren an. Gerne können Sie uns für eine kostenfreie Ersteinschätzung unter 022180067680 telefonisch kontaktieren.