Markenrechtliche Abmahnung der R&K Smoke Master GmbH für "Da Vinci"

Abmahnung wegen Markenverletzung "Da Vinci"

Uns liegt eine Abmahnung der R&K Smoke Master GmbH wegen vermeintlicher Markenrechtsverletzung an der Marke "Da Vinci" vor. 

Die Abmahnung wird ohne anwaltliche Unterstützung ausgesprochen. Es wird verlangt, das Betreiben von Produkten mit dem Logo, dem Aufdruck oder der Produktbeschreibung "Vinci" für die Warengruppe 34 (das betrifft Waren im Bereich des Raucherzubehörs, Wasserpfeifen, Tabak für Wasserpfeifen etc.) zu unterlassen. Allerdings wird ein Abverkauf solcher Produkte eingeräumt, die bis zum Datum der Erstellung der Abmahnung gekauft wurden. Zudem wird ein Schadensersatz in vierstelliger Höhe gefordert.

Warum wird abgemahnt?

Inhaber einer Marke können Dritten untersagen, diese Marke für eigene Produkte zu nutzen, wenn das Zeichen identisch oder so ähnlich ist, das Verwechslungsgefahr besteht.

Die R&K Smoke Master GmbH ist Inhaberin der Marke "Da Vinci". Das in der Abmahnung streitgegenständliche Produkt beinhaltet den Begriff "Vinci", enthält jedoch zusätzlich auch einen Herstellernamen. Das angegriffene Zeichen ist ebenfalls als Marke eingetragen, jedoch zeitlich nach der Marke "Da Vinci". Damit kann sich R&K auf die sog. Priorität berufen. Es gilt im Markenrecht der Grundsatz: Wer zuerst kommt, malt zuerst.

Ist die Abmahnung berechtigt?

Die Abmahnung gründet sich auf den in beiden Marken identisch enthaltenen Begriff "Vinci".

Ob dadurch allerdings eine identische Markennutzung vorliegt, erscheint zweifelhaft. Denn eine zersplitterte Betrachtungsweise des Markennamens  ist regelmäßig unzulässig. Der Gesamteindruck der Marken unterscheidet sich in klanglicher und visueller Hinsicht schon recht deutlich.

Angreifbar erscheint die Abmahnung unter den Gesichtspunkt der markenmäßigen Nutzung.  Das Zeichen muss zur Unterscheidung von Waren eines bestimmten Unternehmens genutzt werden, eine rein dekorative Nutzung genügt insoweit nicht. Es reicht allerdings die Möglichkeit aus, dass Teile der angesprochenen Verkehrskreise einen Herkunftshinweis annehmen. 

Gängig ist z.B. in der Bekleidungsbranche ein sog. Co-Branding. Dabei wird ein Zeichen als Zweitmarke - oftmals neben dem Herstellernamen - erfasst. Regelmäßig wird auch in der Zweitmarke ein Herkunftshinweis als möglich erscheinen (BGH GRUR 2019, 522, 527 Rn. 49 – SAM; BGHBeckRS 2019, 13935Rn. 31 – MO). Jedoch hat bspw. das OLG Hamburg entschieden, dass ein mehr oder wenig bekannter Vorname gerade nicht als Herkunftshinweis verstanden wird (OLG Hamburg, Urteil vom 28.11.2019, AZ: 5 U 65/18 - Isha). Es kommt vielmehr maßgeblich darauf an, inwieweit die Modellbezeichnung bekannt ist (bspw. verbindet der Verkehr das Modell "501" mit der Dachmarke "Levis").

Vorliegend verbindet der Verkehr mit dem Begriff "Vinci" die Person Leonardo da Vinci. Ob in den entsprechenden Kreisen dieser Name als bekannt für die Waren der R&K Smoke Master GmbH anzusehen ist, ist nach jetzigem Stand nicht zu beurteilen. Die Abmahnung verhält sich hierzu nicht. Andere Anhaltspunkte fehlen.

Nähme man eine markenmäßige Nutzung gleichwohl an, wäre die Abmahnung jedenfalls berechtigt wenn zwischen den Zeichen eine Verwechslungsgefahr bestünde. Hierfür müsste die Gefahr bestehen, dass der Verkehr sich über die Herkunft der mit der Marke gekennzeichneten Ware täuscht. Es besteht dabei eine Wechselwirkung zwischen dem Grad der Ähnlichkeit der Marke, der Kennzeichnungskraft der Marke und dem Grad der Ähnlichkeit der mit der Ware gekennzeichneten Waren. Das bedeutet, dass ein geringere Grad eines Kriteriums über den höheren Grad des anderen Kriteriums ausgeglichen werden kann. In der Gesamtabwägung sind alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen.

Wie so eine Abwägung am Ende - im Zweifel durch einen Richter vorgenommene - ausfällt, kann schwer vorhergesagt werden. Es besteht insofern ein hoher Spielraum, der naturgemäß bei dem einen so, bei dem anderen anders ausfällt.

Was tun bei Erhalt einer "Da Vinci"-Abmahnung?

In jedem Fall sollten Sie aufgrund der aufgezeigten Rechtslage die Abmahnung nicht ignorieren, aber auch nicht in Panik verfallen. Die gesetzten Fristen sind häufig kurz. Innerhalb der gesetzten Frist sollte in jedem Fall ein spezialisierter Rechtsanwalt kontaktiert werden. Für eine kostenfreie Ersteinschätzung stehen wir telefonisch unter 022180067680 zur Verfügung. Unter Umständen empfiehlt sich, eine sog. modifizierte, also abgeänderte Unterlassungserklärung zu formulieren. Eine modifizierte Unterlassungserklärung stellt kein Schuldeingeständnis dar. In einem weiteren Schritt sollte geprüft werden, ob die geltend gemachten Zahlungsansprüche begründet sind. In vielen Fällen kann jedenfalls ein Vergleich ausgehandelt werden. Verweigert man die Zahlung dauerhaft, kann es zu einer Klageandrohung oder unmittelbar zu einer Klage kommen. Um hier die Chancen vorab auszuloten, können wir Sie gerne beraten.

Wie kann die Kanzlei Obladen Gaessler Rechtsanwälte helfen?

Wir von der Kanzlei Obladen Gaessler Rechtsanwälte sind eine auf das Urheber- und Medienrecht sowie auf den gewerblichen Rechtsschutz spezialisierte Fachanwaltskanzlei mit Sitz in Köln. Wir vertreten deutschlandweit unsere Mandanten seit über 11 Jahren. Wir bieten kostenfreie Ersteinschätzungen an. Da uns Kostentransparenz wichtig ist, bieten wir die außergerichtliche Vertretung zudem zu fairen Festpreisen an, die wir vor einer Beauftragung fest vereinbaren. Kontaktieren Sie uns gerne telefonisch unter 0221800067680 oder per E-Mail unter kanzlei@obladen-gaessler.de.