EuGH schränkt nachvertragliche Pflichten des Markenlizenznehmers ein

Keine Pflicht des Markenlizenznehmers, die Löschung von nicht veranlassten Interneteinträgen zu verfolgen

Das Problem ist nicht neu, wird aber mit der immer fortschreitenden Abwanderung des Lebens in die Virtualität des Internets immer bedeutsamer: Telefon- und Branchenverzeichnisse, Auskunfteien und andere internetgestützte Informationsmedien gleichen ihre Datensätze regelmäßig ab und ergänzen ggf. fehlende Informationen von anderen Seiten. Hinzu kommt, dass Adressdatensätze regelmäßig auch gehandelt und getauscht werden, wenn ein neuer Anbieter auf dem Markt auftritt, um einen gewissen Grunddatenbestand anbieten zu können.

Folge hiervon ist, dass unrichtige und auf der Ursprungsseite vielleicht gelöschte Beiträge über veraltete Datensätze im Internet auftauchen und dann von den übrigen Diensten als „neue“ Daten wieder übernommen werden.

Spätestens seit dem Verfahren zwischen Bettina Wulff und Google ist auch bekannt, dass die Funktion, Suchbegriffe automatisch zu ergänzen, von Google nicht beeinflusst wird, sondern allein der Menge der Abfragen folgt.

Faktisch dürfte es damit nahezu unmöglich sein, eine einmal veröffentliche Information im Internet vollständig zu löschen, insbesondere, wenn es sich hierbei um Informationen über ein Unternehmen handelt.

Diese Tatsache hat auch Auswirkungen auf die Gestaltung von Markenlizenzverträgen, wie sie entweder selbständig oder als Teil von Kooperations- und Vertriebsverträgen abgeschlossen werden.

Üblicherweise sehen Verträge jedenfalls im Vertriebsbereich neben der Berechtigung sogar die Verpflichtung vor, während der Dauer des Vertrags die Marke zum Außenauftritt und zur Bewerbung des Produkts oder der Dienstleistung in der Werbung zu verwenden. Fraglich ist nun, welcher Vertragspartner dazu verpflichtet ist, derartige Nennungen, Hinweise und Werbeanzeigen im Internet nach Beendigung des Vertrags und dem Wegfall des Nutzungsrechts an der Marke löschen zu lassen. Üblicherweise versuchen dabei die Markeninhaber, ihren Lizenznehmer zu verpflichten, die Löschung der Interneteinträge zu besorgen.

Ob dies nach einer neueren Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH, Urteil vom 03.03.2016, C-179/15) weiterhin möglich ist, scheint zumindest fraglich.

Sachverhalt:

Der vom EuGH im Wege der Vorabentscheidung zu beurteilende Sachverhalt ist nahezu lehrbuchhaft:

Die Daimler AG als Inhaberin der Marke „Mercedes-Benz“ hatte mit einer ungarischen Gesellschaft, deren Gesellschaftszweck der Verkauf von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen und der Betrieb einer Reparaturwerkstatt ist, einen Vertragshändlervertrag geschlossen. Auf Grundlage des Vertrags war die Vertragshändlerin berechtigt, die Marke „Mercedes-Benz“ zu nutzen und sich in Anzeigen als „autorisierte Mercedes-Benz-Werkstatt“ zu bezeichnen. Die Vertragshändlerin beauftragte die Firma MTT, eine Betreiberin einer Website, mit der Veröffentlichung von Werbeanzeigen, die sie als „autorisierte Mercedes-Benz-Werkstatt“ auswies. Diese Angabe wurde ohne ihr Zutun von mehreren anderen Branchenverzeichnissen und der Google-Suche übernommen.

Nach Beendigung des Vertragshändlervertrags forderte die Vertragshändlerin die von ihr beauftragte Betreiberin auf, die Anzeige so abzuändern, dass keine Verbindung mehr zur Marke „Mercedes-Benz“ erkennbar ist. Ebenso forderte sie die anderen Betreiber, die sie nicht beauftragt hatte, auf, die online abrufbaren Anzeigen zu löschen. Trotzdem wurden die online gestellten Anzeigen weiterhin über das Internet verbreitet.

Die Daimler AG nahm ihre ehemalige Vertragspartnerin schließlich gerichtlich mit dem Antrag in Anspruch, festzustellen, dass die Markenrechte durch die ehemalige Vertragshändlerin verletzt wurden und verlangte, sie zu verpflichten, die Löschung der Anzeigen zu bewirken und eine Richtigstellung in nationalen und regionalen Medien zu veröffentlichen.

Das ungarische Gericht hat das Verfahren zur Vorabentscheidung vorgelegt, da keine Klarheit bzgl. der Auslegung der entsprechenden Richtlinie herrschte.

Der EuGH hatte damit die Frage zu beantworten, ob die Richtlinie dahingehend auszulegen ist, dass „ein Dritter, der in einer auf einer Website veröffentlichten Anzeige genannt ist, die ein Zeichen enthält, das mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist, so dass der Eindruck einer Geschäftsbeziehung zwischen ihm und dem Markeninhaber besteht, eine Benutzung dieses Zeichens vornimmt, die vom Inhaber nach diesen Bestimmungen verboten werden kann, selbst wenn die Anzeige weder von diesem Dritten oder in seinem Namen platziert worden ist oder wenn dieser vergeblich alles von ihm Erwartbare unternommen hat, um ihre Löschung zu erreichen“ (so die Zusammenfassung des EuGH in Randziffer 24 der Entscheidung).

Unjuristisch formuliert könnte man also fragen, ob derjenige, der in Verbindung mit einer Marke im Internet genannt wird, gegenüber dem Markeninhaber verpflichtet ist, die Anzeigen löschen zu lassen.

Die deutsche Rechtsprechung hat diese Frage teilweise bejaht (LG Braunschweig, Urteil vom 04.06.2015, 22 O 1600/14, nicht veröffentlicht – das Urteil ist nicht rechtskräftig), wobei das Urteil statt der Löschung ausreichen lässt, dass sich der Schuldner um die Löschung bemüht.

Der EuGH hat die Frage – bei der es nur um die Auslegung der Europäischen Richtlinie und nicht um die Auslegung der etwaigen vertraglich übernommenen Verpflichtungen ging – hingegen bejaht.

Die Richtlinie – die im nationalen Recht z.B.: im deutschen Markengesetz umgesetzt wurde – räumt dem Markeninhaber das Recht ein, einem Dritten zu verbieten, die Marke ohne Zustimmung im geschäftlichen Verkehr zu nutzen. Der EuGH knüpfte zur Auslegung der Richtlinie an dem Verb „Nutzen“ an und stellte fest, dass dieses „Nutzen“ eine aktive Handlung seitens des Inanspruchgenommenen verlangt.

Nach diesem Verständnis lag eine Nutzung der Marke vor, als die Vertragshändlerin die Betreiberin MTT beauftragt hat. Zu dem Zeitpunkt der Beauftragung bestand aber noch ein Vertrag zwischen der Gesellschaft und der Daimler AG, so dass die Nutzung damals rechtmäßig erfolgte.

Da die Veröffentlichung bei MTT durch die Vertragshändlerin erfolgte, war sie grundsätzlich verpflichtet, für die Löschung zu sorgen. Dies hat sie auch versucht, indem sie die MTT schriftlich zur Löschung aufgefordert hat, die der Aufforderung jedoch nicht nachgekommen ist.

Der EuGH hat dies so bewertet, dass die Vertragshändlerin mit der Aufforderung alles Notwendige getan hat. Wenn der Betreiber der Website der Aufforderung keine Folge leistet, so soll es sich um die eigenständige Entscheidung eines selbständigen Wirtschaftsteilnehmers handeln, die der Vertragshändlerin dann nicht mehr zugerechnet werden konnte. Ab dem Zeitpunkt der Aufforderung handelte es sich somit um eine nicht aktiv veranlasste Nennung.

Bezüglich der Anzeigen, die von der Vertragshändlerin nicht veranlasst wurden, führte der EuGH aus, dass mangels aktiver Handlung kein „Benutzen“ im Sinne der Richtlinie vorliegt, sodass kein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch für den Markeninhaber gegeben ist.

Fazit:

Die vom EuGH vorgenommene Differenzierung ist meiner Einschätzung nach sinnvoll und bietet für die Praxis eine handhabbare Regelung. Danach ist der Markenlizenznehmer nur verpflichtet, für die Löschung der von ihm beauftragten Anzeigen zu sorgen. Folgt der Betreiber dem Löschungsersuchen nicht, so wird die Anzeige zu einer „nicht beauftragten Anzeige“. Die Löschung der nicht von ihm beauftragten und ihm daher nicht zurechenbaren Eintragungen schuldet der Markenlizenznehmer nicht.

Damit ist jedoch nicht beantwortet, ob für den Markeninhaber die Möglichkeit besteht, den Markenlizenznehmer vertraglich zu Maßnahmen zu verpflichten.

Hier wird man zu differenzieren haben.

Sieht der Vertrag vor, dass der Markenlizenznehmer verpflichtet ist, die Löschung aller Einträge dauerhaft zu bewirken, so liegt schon nahe, dass es sich um eine objektiv unmögliche Leistung handelt. Die Leistungspflicht würde dann entfallen. Unzulässig ist es m.E. dann auch, die unmögliche Leistungspflicht in eine Bemühenspflicht umzudeuten, insbesondere, weil völlig unbestimmt ist, wann ein „Bemühen“ ausreichen soll. Insofern ist die Ansicht des LG Braunschweig abzulehnen.

Zulässig dürfte es wohl sein, den Markenlizenznehmer zu im Vertrag genau bestimmten Handlungen zu verpflichten, z.B. dazu, unmittelbar nach Beendigung des Vertrags die Betreiber von im Vertrag benannten Branchendiensten anzuschreiben und die Löschung von werbenden Anzeigen zu verlangen. Eine eigenständige Kontrollpflicht nach Vertragsbeendigung dürfte den Lizenznehmer jedoch schon unzulässig benachteiligen. Ebenso verhält es sich wohl auch mit einer zeitlich unbefristeten Pflicht, auf Aufforderung durch den Markeninhaber tätig zu werden.

In allen Fällen dürfte der Lizenznehmer auch nur ein Tätigwerden aber keinen Erfolg schulden, da es sich letztendlich – wie der EuGH herausgearbeitet hat – um Handlungen von selbständigen Wirtschaftsteilnehmern handelt, die ihm nicht zurechenbar sind und die er nicht beeinflussen kann. Außerdem ist auch fraglich, ob der ehemalige Lizenznehmer gegenüber dem Betreiber der Website überhaupt einen eigenen einklagbaren Anspruch hat.

Zu berücksichtigen ist m.E. auch, dass der Markeninhaber wohl nicht die Löschung jeglicher Einträge verlangen kann, sondern dass nur die Anzeigen zu beanstanden und damit zu löschen sind, die den falschen Eindruck erwecken, dass auch weiterhin eine vertragliche Beziehung zwischen den Markeninhaber und ehemaligen Lizenznehmer besteht. Damit dürften z.B. Presseberichte aus der Vergangenheit, in denen auf das Verhältnis vom Markeninhaber und Lizenznehmer hingewiesen wird, zulässig bleiben.

Unzweifelhaft ist darüber hinaus, dass der Markeninhaber selbst aufgrund des ihm zugewiesenen Ausschließlichkeitsrechts unproblematisch einen Unterlassungsanspruch gegenüber allen Betreibern hat und selbst durchsetzen kann.

Rechtsanwalt Heiko Effelsberg, LL.M.

Fachanwalt für Versicherungsrecht