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Woran bei einem Marken-Redsign zu denken ist, um den Markenschutz nicht zu verlieren
- 4 Minuten Lesezeit
Wenn eine alte Marke nicht nur etwmaras aufgefrischt, sondern kräftig renoviert werden soll, ist zu beachten, dass man dadurch den Markenschutz, den die alte Marke gewährt hat, in der Regel verliert!
Benutzungszwang bei Marken
Warum ist das so?
Benutzungszwang
Für Marken herrscht Benutzungszwang (vgl. § 26 MarkenG, Art. 18 UMV). D.h. nach Ablauf der Benutzungsschonfrist von 5 Jahren muss eine Marke "rechtserhaltend" benutzt werden, damit sich diese Marke als älteres Recht in einem Widerspruchs- oder Löschungsverfahren oder bei Verletzung der Marke behaupten kann.
Rechtserhaltende Benutzung
Eine Marke wird dabei rechtserhaltend benutzt, wenn die Marke, für die Kennzeichnung oder Bewerbung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, entsprechend ihrer Hauptfunktion in ernsthaftem Umfang, also über symbolische Verwendungen der Marke hinausgehend Nutzungen, eingesetzt wird.
D.h.: wenn im Rahmen eines Marken-Redesigns eine im Wesentlichen neue Marke geschaffen (und ebenfalls als Marke angemeldet wird!), dann stellt die Benutzung dieser neuen Marke i.d.R. keine ausreichend ernsthafte, rechtserhaltende Nutzung der alten Marke dar.
Hier kommt es allerdings auf die Details an! Daumenregel: Eine Auffrischung der alten Marke schadet eher nicht, ein echtes Redesign hingegen schon.
Rechtsfolgen
Sobald die alte Marke (mit ihrer älteren Priorität) dann für 5 Jahre nicht mehr genutzt wurde, kann sie auf Antrag wegen Verfalls gelöscht werden bzw. es kann ihr ggf. der Einwand der Nichtbenutzung entgegengehalten werden. Zudem kann die alte Marke dann von Jedermann und unentgeltlich genutzt werden, eine Pflicht zu Lizenzierung besteht insoweit nicht mehr.
Die neue Marke hätte hingegen Priorität erst ab dem Zeitpunkt ihrer Anmeldung, könnte also nur ggü. Marken und Kennzeichen eingesetzt werden, die demgegenüber jünger sind.
Beweislast
Die Darlegungs- und Beweislast für die ernsthafte Benutzung trägt der Markeninhaber, denn er ist am besten in der Lage, den Beweis für konkrete (ausreichende) Benutzungshandlungen zu erbringen. (BGH, Urt. v. 14.01.2021, Az. I ZR 40/20 – STELLA; vgl. EuGH, Urt. v. 22.10.2020, Az. C-720/18, C-721/18 – testarossa).
Und was hat das alles mit Ferrari zu tun?
Ferrari hätte um ein Haar seine legendäre Marke "testarossa" mangels rechtserhaltender Benutzung verloren! Erst der Europäischen Gerichtshofs hat es als rechtserhaltender Benutzung ausreichen lassen, dass die Marke von Ferrari nach Einstellung der testarossa-Baureihe 1991 nur noch für Ersatzteile, Zubehör und das Inverkehrbringen gebrauchter Ferrari testarossa-Modelle genutzt worden war (EuGH, Urt. v. 22. Oktober 2020, Rs. C‑720/18, C‑721/18 – testarossa).
Aktuelle Entscheidung des EuGH
Ganz aktuell hatte sich erneut der Europäische Gerichtshof mit der markenrechtlichen Frage der rechtserhaltenden Benutzung zu befassen (EuGH, Urt. v. 24.01.2024, Rs. T-562/22 – Noah Clothing / EUIPO (aus der Pressemitteilung des EuGH v. 24.01.2024):
"Im Jahr 2008 ließ Herr Yannick Noah, ehemaliger französischer Tennisspieler, beim Amt der Europäischen Union fürgeistiges Eigentum (EUIPO) folgendes Bildzeichen als Unionsmarke eintragen: [Bild]
Diese Eintragung betraf u. a. Waren aus Leder und Lederimitationen, Bekleidungsstücke einschließlich Polohemdenund Sweatern sowie Spiele und Spielzeug.Im Jahr 2019 stellte die Noah Clothing LLC, eine Gesellschaft mit Sitz in New York (Vereinigte Staaten), die Bekleidungvermarktet, beim EUIPO einen Antrag auf Erklärung des Verfalls dieser Marke mit der Begründung, dass sieinnerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren in der Europäischen Union für sämtliche betroffenenWaren nicht ernsthaft benutzt worden sei.
Im Juli 2022 erklärte das EUIPO die angegriffene Marke für alle in Rede stehenden Waren mit Ausnahme von„Polohemden“ und „Sweater“ für verfallen.Die Noah Clothing LLC beantragt, die Entscheidung des EUIPO aufzuheben, soweit dieses die angegriffene Markenicht auch für „Polohemden“ und „Sweater“ für verfallen erklärt hat.
Das Gericht weist diese Klage ab.
Es stellt fest, dass der Umstand, dass die angegriffene Marke von ihrem Inhaber in einer Form benutzt wurde, diesich leicht von ihrer eingetragenen Form unterscheidet, da sie zusätzlich den ersten Buchstaben des Vornamens vonHerrn Yannick Noah, nämlich den Großbuchstaben „Y“, gefolgt von einem Punkt, enthielt, ihre ursprüngliche Unterscheidungskraft nicht beeinflusst hat. Somit entspricht die Form dieser Marke, wie sie im geschäftlichenVerkehr benutzt wurde, insgesamt ihrer eingetragenen Version.
Das Gericht stellt auch fest, dass die angegriffene Marke im Hinblick auf den Vertrieb von „Pullundern“ benutztwurde, d. h. von Waren, die von ihrer Eintragung nicht ausdrücklich erfasst sind, was die Relevanz dieser Benutzungfür den Nachweis einer ernsthaften Benutzung aber nicht in Frage stellt. Diese Bekleidungsstücke sind nämlich wie Sweater dazu bestimmt, den Oberkörper zu bedecken, so dass sie auch als „Sweater“ eingestuft werden können, die von dieser Eintragung erfasst sind.
Schließlich bestätigt das Gericht, insbesondere unter Berücksichtigung einer relativ konstanten Vermarktung immaßgeblichen Zeitraum und der Marketingstrategie in Form einer limitierten Auflage der Bekleidung, dass derInhaber der angegriffenen Marke diese für „Polohemden“ und „Sweater“ tatsächlich ernsthaft benutzt hat."
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